№2(13)(2013)

На втором этапе экспертного исследования обращается внимание на наличие или отсутствие сопоставления реквизитов документов и терминов «идентификационный код», «местонахождение», «название юридического лица», «виды деятельности согласно КВЭД», «классы Ниццкой классификации», «приоритет» в отчете о патентных исследованиях22 и/или патентном формуляре23, которые должны быть предоставлены суду правообладателем имущественных прав интеллектуальной собственности на торговую марку, внесенную в таможенный реестр согласно нормам Инструкции по экспертизе24.

Так, нормами п. 4.3.5. Инструкции по экспертизе предусмотрено, что проверке на патентную чистоту относительно товарных знаков подлежат все промышленные изделия, обозначенные товарными знаками и другими видами маркировки или обозначениями, содержащимися как на самом изделии, так и на упаковке, независимо от того, подверглись ли эти изделия проверке на патентную чистоту в отношении других видов промышленной собственности. Кроме того, проверке подлежит служебная техническая документация, рекламные и другие материалы (например, деловые бумаги), если на них нанесен товарный знак.

В случае отсутствия в материалах дела отчета о патентных исследованиях и патентного формуляра относительно торговой марки, имеющейся в таможенном реестре, судебный эксперт, руководствуясь Информационным письмом Высшего хозяйственного суда Украины №01-8/1516 от 10.07.2006 г., должен подать ходатайство в суд по поводу ответа на вопрос:

1. Существует ли вероятность спутывания обозначения на товаре декларанта, остановленного для таможенного контроля, с торговой маркой (внесенной в таможенный реестр) в случае их использования для однородных товаров?

2. Являются ли сравниваемые обозначения на товаре декларанта, остановленного для таможенного контроля, и торговая марка (внесенная в таможенный реестр) тождественными или сходными настолько, что их можно спутать?

3. Состоит ли торговая марка, внесенная в таможенный реестр, исключительно из обозначений, не имеющих различительной способности (указывают на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, на место и время их изготовления или сбыта и т.д.)?

___________________________________________________________________________________

 22Государственный стандарт Украины «Патентные исследования. Основные положения и порядок проведения». ГОСТ 3575-97. Разработан и внесен Государственным патентным ведомством Украины, утвержден и введен в действие Приказом Госстандарта Украины от 06.06.1997 г. №327 с 01.01.1998 г.

23Государственный стандарт Украины «Патентный формуляр. Основные положения. Порядок составления и оформления». ГОСТ 3574-97. Разработан и внесен Государственным патентным ведомством Украины, утвержденный и введенный в действие Приказом Госстандарта Украины от 06.06.1997 г. №327 с 01.01.1998 г.

24Согласно Закону Украины «О порядке временного действия на территории Украины отдельных актов законодательства СССР» №1545 от 12.09.1991 г. действует «Инструкция по экспертизе объектов техники на патентную чистоту» (далее - Инструкция), утвержденная Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 29.01.1974 г.

4. Содержит ли торговая марка (внесенная в таможенный реестр) элементы, которые не охраняются?

5. Содержит ли словесное обозначение на товаре декларанта, остановленного для таможенного контроля, как часть торговой марки (внесенной в таможенный реестр), различительную способность для товаров класса или классов МКТУ, указанных в публикации о выдаче свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг или в информации о знаках, зарегистрированных в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и/или Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, которым предоставлена охрана в Украине?

6. Содержат ли изобразительные обозначения на товаре декларанта, остановленного для таможенного контроля, как часть торговой марки (внесенной в таможенный реестр), различительную способность для товаров класса или классов МКТУ, указанных в публикации о выдаче свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг или в информации о знаках, зарегистрированных в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и/или Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, которым предоставлена охрана в Украине?

7. Содержит ли коммерческое (фирменное) наименование на товаре декларанта, остановленного для таможенного контроля, обозначение, похожее с торговой маркой (внесенной в таможенный реестр) настолько, что обозначение и знак можно спутать или ввести в заблуждение относительно лица, производящего товары или предоставляющего услуги?

8. Является ли обозначение на товаре декларанта, остановленного для таможенного контроля, общеупотребительным как обозначение товаров или услуг определенного вида?

9. Содержит ли обозначение на товаре декларанта, остановленного для таможенного контроля, признаки, характеризующие его как квалифицированное указание происхождения товаров?

10. Совпадает ли словесное обозначение на товаре декларанта, остановленного для таможенного контроля, с фирменным наименованием, известным в Украине?

11. Является ли словесное обозначение на товаре декларанта, остановленного для таможенного контроля, доминирующим элементом торговой марки, внесенной в таможенный реестр?

12. Содержит ли торговая марка, внесенная в таможенный реестр, в результате ее использования на товаре декларанта, остановленного для таможенного контроля, различительную способность для обозначения продукции, выпускаемой предприятием, которое является владельцем имущественных прав на торговую марку (внесенную в таможенный реестр)?

13. Преобразовалась ли в процессе использования торговая марка (внесенная в таможенный реестр) в обозначение, которое стало общеупотребительным как обозначение товаров и услуг?

14. Является ли изобразительная и/или словесная часть товарного знака (внесенного в таможенный реестр) общеупотребительной для обозначения товара определенного вида?

15. Может ли торговая марка (внесенная в таможенный реестр) ввести потребителей в заблуждение относительно лица, которое производит товар или предоставляет услугу относительно товаров класса или классов МКТУ, указанных в публикации о выдаче свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг или в информации о знаках, зарегистрированных согласно Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и/или Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, которым предоставлена охрана в Украине?

16. Является ли применение обозначения на товаре декларанта, остановленного для таможенного контроля, и/или на упаковках товара и документах декларанта использованием торговой марки (внесенной в таможенный реестр)?

17. Является ли обозначение на товаре декларанта, остановленного для таможенного контроля, похожим на торговую марку (внесенную в таможенный реестр) настолько, что их можно спутать или ввести в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги или производящего товары с использованием этого обозначения?

Необходимость исследования вышеупомянутых вопросов и вынесения по ним отдельного решения суда судебный эксперт должен поставить в ходатайстве в суд в случае, когда отчет о патентных исследованиях и патентный формуляр, составленные относительно торговой марки, имеющейся в таможенном реестре, не содержат подобного исследования и выводов.

Ответы (выводы) на вышеупомянутые вопросы должен составить аттестованный судебный эксперт по специальности 13.6 «Исследования, связанные с коммерческими (фирменными) наименованиями, торговыми марками (знаками для товаров и услуг), географическими указаниями».

В исследовательской части заключения судебный эксперт, аттестованный по специальности 13.9 «Экономические исследования в области интеллектуальной собственности», может лишь обратить внимание суда на нормы п. 4.3.13. Инструкции по экспертизе.

Так, сопоставление маркировки с охраняемым товарным знаком ведется как для знака в целом, так и по отдельным его элементам. При этом главным критерием является не точное совпадение проверяемого знака (или другого элемента маркировки) с охраняемым, а их общее сходство, которое может создать у обычного покупателя впечатление об идентичности сравниваемых знаков и, следовательно, ввести его в заблуждение относительно производителя данного товара. В случае рассмотрения в суде иска о нарушении права на товарный знак, как правило, нарушением признается добавление к охраняемому знаку новых элементов, перевод словесного знака (или словесного элемента комбинированного знака) на другой язык, несущественные изменения элементов знака (в том числе слов) и введение других отличий, если они исключают общие впечатления от охраняемого и контрафактного знаков.

В то же самое время в случае категоричных выводов судебного эксперта (по специальности 13.6) относительно всех вышеуказанных вопросов не в пользу владельца имущественных прав на торговую марку (внесенную в таможенный реестр) и соответствующего постановления суда, судебный эксперт (по специальности 13.9) должен составить сообщение о невозможности предоставления заключения.

В случае вероятности выводов судебного эксперта (по специальности 13.6) в отношении всех или части вышеупомянутых вопросов в пользу владельца имущественных прав на торговую марку (внесенную в таможенный реестр) и отсутствия соответствующего постановления суда, судебный эксперт (по специальности 13.9) должен продолжить исследование и дать заключение.

На третьем этапе экспертного исследования проводится сопоставление норм и показателей балансов владельца имущественных прав на торговую марку (внесенную в таможенный реестр), составленных на последнюю годовую дату и последнюю отчетную дату, предшествующую дате остановки товара декларанта.

Учитывая требования ст.ст. 144, 155 и 490 Гражданского кодекса Украины и сведения из баланса владельца имущественных прав на торговую марку (внесенную в таможенный реестр), составленного на последнюю годовую дату, экспертом должно быть проведено сопоставление показателей «Уставный капитал» (строка 300) и «Собственный капитал»  (строка 380).

Сопоставление вышеуказанных показателей должно быть проведено с учетом норм п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда Украины «О практике рассмотрения судами корпоративных споров» №13 от 24.10.2008 г., норм Письма Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства №6610 от 09.08. 2005 г. относительно «чистых активов»25 и норм Письма Министерства юстиции Украины о признании договоров ничтожными №1022-0-1-08-19 от 30.10.2008 г.

Для проведения процедур сопоставления показателей балансов владельца имущественных прав на торговую марку (внесенную в таможенный реестр) предварительно судебный эксперт должен обратиться в суд с ходатайством предоставить ему для исследования:

• положение об учетной политике, составленное владельцем имущественных прав на торговую марку (внесенную в таможенный реестр) согласно нормам п. 5 ст. 8 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» и действующее на последнюю годовую дату и последнюю отчетную дату, предшествующую дате остановки товара декларанта;

• балансы и отчеты о финансовых результатах владельца имущественных прав на торговую марку (внесенную в таможенный реестр), составленные по состоянию на последнюю годовую дату и последнюю отчетную дату, предшествующую дате остановки товара декларанта;

• сведения результатов инвентаризации и акты контрольной инвентаризации владельца имущественных прав на торговую марку (внесенную в таможенный реестр), составленные для отражения стоимости нематериальных активов по состоянию на последнюю годовую дату, предшествующую дате остановки товара декларанта в соответствии с нормами Приказа Министерства финансов Украины «Об инструкции по инвентаризации основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей, денежных средств и документов и расчетов» №69 от 11.08.1994 г., зарегистрированного Министерством юстиции Украины №202/412 от 26.08. 1994 г.;

• форму НА-1 «Акт ввода в хозяйственный оборот объекта права интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов»26, форму НА-2 «Инвентарная карточка учета объекта права интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов», форму НА-3 «Акт выбытия (ликвидации) объекта права интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов», составленные относительно торговой марки, внесенной в таможенный реестр, за период от принятия решения о выдаче Свидетельства Украины на торговую марку (внесенную в таможенный реестр) или решения о знаке, которому предоставлена охрана в Украине и который зарегистрирован согласно Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и/или Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков;

• форму НА-4 «Инвентаризационная опись объектов права интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов», составленную по состоянию на последнюю годовую дату, предшествующую дате остановки товара декларанта.

При проведении сопоставления норм и показателей балансов владельца имущественных прав на торговую марку (внесенную в таможенный реестр), составленных на последнюю годовую дату и последнюю отчетную дату, предшествующую дате остановки товара декларанта, судебный эксперт должен учесть, что:

__________________________________________________________________________________

25См. Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Положения (стандарта) бухгалтерского учета №28 «Уменьшение полезности активов» №817 от 24.12.2004 г.

26Согласно Приказу Министерства финансов Украины «Об утверждении типовых форм первичного учета объектов права интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов» №732 от 22.11.2004 г.

• приобретенный или полученный нематериальный актив отражается в балансе, если существует вероятность получения будущих экономических выгод, связанных с его использованием, и его стоимость может быть достоверно определена27;

• бухгалтерский учет нематериальных активов (в т.ч. права на торговые марки (знаки для товаров и услуг) ведется по группам по каждому объекту, кроме тех, расходы на приобретение которых признаются роялти;

• приобретенные (созданные) нематериальные активы зачисляются на баланс предприятия по первоначальной стоимости;

• первоначальная стоимость нематериального актива, приобретенного в результате обмена на подобный объект, равна остаточной стоимости переданного нематериального актива; если остаточная стоимость переданного объекта превышает его справедливую стоимость, то первоначальной стоимостью нематериального актива, полученного в обмен на подобный объект, является его справедливая стоимость с включением разницы в финансовых результатах (расходах) отчетного периода;

• первоначальная стоимость нематериального актива, приобретенного в обмен (или частичный обмен) на неподобный актив, равна справедливой стоимости переданного немонетарного актива, увеличенной (уменьшенной) на сумму денежных средств или их эквивалентов, которая была передана (получена) во время обмена;

• первоначальной стоимостью безвозмездно полученных нематериальных активов является их справедливая стоимость на дату получения с учетом финансовых затрат, которые не включаются в первоначальную стоимость нематериальных активов, приобретенных (созданных) полностью или частично за счет заимствований (за исключением финансовых расходов, включаемых в себестоимость квалификационных активов согласно Положению (стандарту) бухгалтерского учета 31 «Финансовые расходы»);

• первоначальной стоимостью нематериальных активов, внесенных в уставный капитал предприятия, признается согласованная учредителями (участниками) предприятия их справедливая стоимость с учетом финансовых затрат, которые не включаются в первоначальную стоимость нематериальных активов, приобретенных (созданных) полностью или частично за счет заимствований (за исключением финансовых затрат, включаемых в себестоимость квалификационных активов согласно Положению (стандарту) бухгалтерского учета 31 «Финансовые расходы»);

• предприятие может осуществлять переоценку по справедливой стоимости на дату баланса тех нематериальных активов, относительно которых существует активный рынок. В случае переоценки отдельного объекта нематериального актива следует переоценивать все другие активы группы, к которой относится этот нематериальный актив (кроме тех, по которым не существует активного рынка);

• переоценка нематериальных активов той группы, объекты которой уже подверглись переоценке, в дальнейшем должна проводиться с такой регулярностью, чтобы их остаточная стоимость на дату баланса существенно не отличалась от справедливой стоимости.

__________________________________________________________________________________

27Нормы п. 6 стандарта бухгалтерского учета «Нематериальные активы», утвержденного Приказом Министерства финансов Украины №242 от 18.10.1999 г.

Итак, подытоживая результаты сопоставления показателей балансов владельца имущественных прав на торговую марку, внесенную в таможенный реестр, судебный эксперт в исследовательской части заключения имеет право обратить внимание суда на:

• отсутствие правоспособности владельца имущественных прав на торговую марку (внесенную в таможенный реестр), если по состоянию на начало периода и на конец периода показатели баланса «Уставный капитал» (строка 300) больше показателя «Собственный капитал» (строка 380) на последнюю годовую дату, предшествующую дате остановки товара декларанта;

• отсутствие правоспособности владельца имущественных прав на торговую марку (внесенную в таможенный реестр), если по состоянию на начало периода и на конец периода показатель баланса «Собственный капитал» (строка 380) является отрицательным на последнюю годовую дату, предшествующую дате остановки товара декларанта;

• то, что в балансах владельца имущественных прав на торговую марку (внесенную в таможенный реестр), составленных на последнюю годовую дату и последнюю отчетную дату, предшествующую дате остановки товара декларанта, имущественные права на торговую марку (внесенную в таможенный реестр) отражены по первоначальной стоимости, а не по справедливой стоимости;

• отсутствие переоценки по справедливой стоимости имущественных прав на торговую марку (внесенную в таможенный реестр), что является фактом признания владельцем имущественных прав; отсутствие активного рынка, связанного с использованием прав на эту торговую марку.

На четвертом этапе исследуются нормы определения «обычной цены вознаграждения»28.

Так, относительно случаев применения обычных цен судебный эксперт должен учесть нормы Методических рекомендаций относительно алгоритма определения обычной цены продукции (товаров) при осуществлении внешнеэкономических операций29, а именно то, что:

• при проверке отчетных налоговых периодов до 1 апреля 2011 года применяется п. 7.4 ст. 7 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» №283/97-ВР от 22.05.1997 г., согласно которому доход, полученный налогоплательщиком от внешнеэкономических операций, определяется согласно договорным ценам, но не меньше обычных цен на соответствующие товары, действовавшие на дату такой продажи;

• при проверке отчетных налоговых периодов после 1 апреля 2011 года применяется п. 153.2 ст. 153 раздела III Кодекса, согласно которому доход, полученный налогоплательщиком от внешнеэкономических операций, определяется согласно договорным ценам, но не меньше обычных цен на соответствующие товары, действовавшие на дату такой продажи, в случае если договорная цена на такие товары отличается более чем на 20 процентов от обычной цены на такие товары;

• факторы, которые определяют похожесть, касаются физических особенностей имущества (материальных активов);

• для определения обычной цены продажи продукции (товаров) на мировых товарных рынках может использоваться информация результатов независимой оценки имущества и имущественных прав, проведенная в соответствии с Законом Украины «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине».

___________________________________________________________________________________

28Особенности терминологического определения и применения «обычной цены» рассмотрен в журнале «Независимый АУДИТОР» №5, статья «Цена иска и действительная стоимость»

29Письмо Государственной налоговой службы Украины №20001/7/15-1217 от 24.07.2012 г.

Кроме вышеупомянутого относительно применения обычных цен, судебный эксперт должен учесть нормы п. 4 Постановления Национального банка №597 от 30.12.2003 г. «О переводе средств в национальной и иностранной валюте в пользу нерезидентов по некоторым операциям», а именно то, что основанием для проведения операций по оплате работ, услуг, прав интеллектуальной собственности и/или зачисления задолженности по такой оплате в случае проведения зачета встречных однородных требований, если общая стоимость прав интеллектуальной собственности по договору превышает 100 тыс. евро или эквивалент этой суммы в другой валюте по официальному курсу гривни к иностранным валютам, установленному Национальным банком Украины на день заключения договора, является акт ценовой экспертизы Государственного информационно-аналитического центра мониторинга внешних товарных рынков, который удостоверяет соответствие контрактных цен на права интеллектуальной собственности, которые являются предметом договора.

Для получения акта ценовой экспертизы Государственного информационно-аналитического центра мониторинга внешних товарных рынков резиденты должны подать в центр заявление. К заявлению прилагают заверенную резидентом копию договора с приложениями, включая спецификации и подробную калькуляцию расходов. К заявлению следует добавить материалы, помогающие экспертам при определении уровня цен на услуги, которые являются предметом договора (прайс-листы, ценовые и рекламные каталоги и т.п.). Это ускорит выдачу акта. Выдается акт на платной основе, в среднем эта процедура занимает семь рабочих дней.

Что касается применения обычных цен, то судебный эксперт должен также учесть нормы Постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка продления сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям» №1409 от 29.12.2007 г.

Одновременно, с целью обоснования оценочных процедур, экспертом должны быть учтены требования ст. 632 Гражданского Кодекса Украины, а именно:

«1. Цена в договоре устанавливается по договоренности сторон.

В случаях, установленных законом, применяются цены (тарифы, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными органами государственной власти или органами местного самоуправления.

2. Изменение цены после заключения договора допускается только в случаях и на условиях, установленных договором или законом.

3. Изменение цены в договоре после его выполнения не допускается.

4. Если цена в договоре не установлена и не может быть определена исходя из его условий, она определяется исходя из обычных цен, сложившихся на аналогичные товары, работы или услуги на момент заключения договора».

Итак, учитывая отсутствие предоставленных на исследование материалов, эксперт должен подать в суд ходатайство об истребовании у:

• Государственного информационно-аналитического центра мониторинга внешних товарных рынков акта или актов ценовой экспертизы относительно установления обычной цены вознаграждения за использование имущественных прав на торговую марку (внесенную в таможенный реестр), составленных в период с даты принятия решения о выдаче Свидетельства Украины на торговую марку (внесенную в таможенный реестр) или решения о знаке, которому предоставлена охрана в Украине и который зарегистрирован согласно Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и/или Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, до даты остановки товара декларанта;

• владельца имущественных прав на торговую марку (внесенную в таможенный реестр) информации о результатах независимой оценки имущества и имущественных прав, проведенной в соответствии с Законом Украины «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине» относительно установления обычной цены вознаграждения за использование имущественных прав на торговую марку (внесенную в таможенный реестр), составленную в период с даты принятия решения о выдаче Свидетельства Украины на торговую марку (внесенную в таможенный реестр) или решения о знаке, которому предоставлена охрана в Украине и который зарегистрирован согласно Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и/или Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, до даты остановки товара декларанта.

На основании метода нормативного сопоставления и анализа в процессе дальнейшего исследования экспертом должно быть принято во внимание, что отсутствие акта ценовой экспертизы Государственного информационно-аналитического центра мониторинга внешних товарных рынков; информации результатов независимой оценки имущества и имущественных прав, проведенной в соответствии с Законом Украины «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине» относительно установления обычной цены вознаграждения за использование имущественных прав на торговую марку (внесенную в таможенный реестр); переоценки по справедливой стоимости имущественных прав на торговую марку (внесенную в таможенный реестр) являются фактами признания владельцем имущественных прав отсутствия активного рынка, связанного с использованием прав на эту торговую марку.

В таком случае судебный эксперт, учитывая «Положение об учетной политике», составленное владельцем имущественных прав на торговую марку (внесенную в таможенный реестр) согласно нормам п. 5 ст. 8 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», имеет право сделать вывод о том, что обычная цена вознаграждения за использование имущественных прав на торговую марку (внесенную в таможенный реестр) является первоначальной стоимостью нематериального актива, отображенной в балансе владельца имущественных прав на торговую марку (внесенную в таможенный реестр) на последнюю отчетную дату.

В случае если для проведения экспертного исследования предоставлены: акт ценовой экспертизы Государственного информационно-аналитического центра мониторинга внешних товарных рынков; информация о результатах независимой оценки имущества и имущественных прав, проведенной в соответствии с Законом Украины «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине» относительно установления обычной цены вознаграждения за использование имущественных прав на торговую марку, внесенную в таможенный реестр; информацию и документы о переоценке по справедливой стоимости имущественных прав на торговую марку (внесенную в таможенный реестр) судебный эксперт проводит дальнейшее исследование.

Так, на пятом этапе эксперт исследует базу и ставку роялти для:

• договора, который предлагает декларанту товара (остановленного таможенниками) владелец торговой марки (внесенной в таможенный реестр);

• определение суммы вознаграждения владельца торговой марки (внесенной в таможенный реестр)30.

На шестом этапе исследования судебный эксперт на основании вышеизложенных этапов оценочных процедур:

• проводит арифметические расчеты для каждого периода выплаты вознаграждения в пределах дат договора, который предлагает декларанту товара (остановленного таможенниками) владелец торговой марки (внесенной в таможенный реестр);

• предоставляет выводы в категоричной или вероятной форме.